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选择发明是指，上位概念记载在先发明中，仅将其下位概念作为构成要素的发明专利。截至目前，最高法院一直判决，选择发明相比在先发明应具有实质上的差异效果或数量上的显著效果，并且在选择发明的说明书中应具体记载前述效果的，方可认定该选择发明具有创造性。据此，在韩国过去的实务中判断选择发明是否具备创造性时，不考虑构成的难度，而仅考虑其效果。 

然而，最近最高法院判决，在判断选择发明的创造性时，如同判断一般发明专利，应同时考虑构成的难度和效果的显著性。从而，确认了对于选择发明的创造性与其他发明专利的创造性，适用相同的判断标准(最高法院2021.04.08判决，2016 HU 10609判决书)。 

1. 基本案情 

一些韩国仿制药公司以BMS公司的发明专利(阿皮克斯反物质专利)为选择发明且不具备创造性为由，请求宣告无效。对此，专利复审院于2018年2月28日通过审查认为，上述发明专利不具备创造性。但是，上述无效复审程序进行时，BMS公司另行起诉了一些韩国仿制药公司，请求禁止侵害专利权，申请行为保全。受理案件的首尔中央地方法院于2018年6月27日认定上述发明专利具备创造性，受理了BMS公司根据上述专利提出的行为保全申请，作出了与专利复审院决定相反的裁定(2018 KAHAP 20784)。然而，专利法院审理不服上述无效宣告复审决定而提起的诉讼案件后，于2019年3月29日作出了判决，认定上述专利不具备创造性(2018 HEO 2717)。如此情形下，最高法院的终审判决如何判断该专利的创造性，引起了韩国制药行业的高度关注。 

2. 最高法院的判决 

今年4月8日最高法院作出的判决内容如下： 

判断发明专利是否具备创造性时，应以其特有的课题解决原理为基础，审查有机结合整体的构成难度，同时还应考虑作为结合整体构成的发明所具备的特有效果。判断选择发明的创造性时，也应适用这种创造性判断标准。 

判断选择发明的构成难度时，应综合考虑以马库什(Markush)等形式记载于在先发明的化学式；理论上可包含在其置换原子范围内的化合物数量；是否存在一般技术人员在以马库什等形式记载在在先发明的化合物中优先或容易选择特定化合物或特定置换原子的情形、动机或暗示；以及具体记载于在先发明的化合物与发明专利的构成是否具有近似性等因素。 

与选择发明相关的最高法院以往判例，对于难以认定构成难度的案件持有的观点是：如具有效果显著性，不能否定该发明具备创造性。不能只因为某发明属于选择发明，判断创造性时不审查构成难度，而只考虑效果的显著性。 

在本案中，在先发明是关于作为因子Xa抑制剂的含氮杂环化合物(Nitrogen Containing Heterobicycles as Factor Xa Inhibitors)的发明，它根据66种母核结构及各种置换原子组合，理论上揭示了数亿个以上的化合物。而发明专利请求登记的是作为因子Xa抑制剂具备内酰胺环的化合物中的阿哌沙班(Apixaban)。

在先发明不能具体揭示发明专利中阿哌沙班所具备的内酰胺环。此外，发明专利的阿哌沙班具有改善的Xa抑制活性和选择性、改善的药物代谢动力学效果及改善的病用注射效果。可见，在先发明与发明专利所关注的化合物与其结构不同，也难以看出在先发明优先或容易选择发明专利的化合物结构的情形、动机或暗示。因此，可以看出一般技术人员如想从在先发明中找出具有技术价值的最佳组合，达到发明专利的水平，尝试组合许多可选模式，需要经历反复试错。 

总之，因发明专利被认定具有构成难度，并且具备改善效果，所以被认定相比在先发明具备创造性。 

3. 意义及启示 

这次最高法院的判决，并未废除过去的最高法院判决，而是认为过去最高法院的判决宗旨是：在难以认定选择发明具备构成难度的案件中，如可认定其具备效果的显著性，应视其为具备创造性。因此，我们认为，这次最高法院判决的意义在于， 被歪曲的选择发明创造性判断原则得以纠正。 

截至目前，在韩国的实务中，认定选择发明具备创造性时不审查构成难度，而只审查说明书明确记载的、与在先发明相比具备的质的差异或量的显著效果。尤其，如果发明人自己没有认识到该发明为选择发明，很难满足这种严格的说明书记载条件，所以选择发明被认定具备创造性的情况极少见。这次最高法院的判决只认定了构成难度，而对于是否应具备关于效果的说明书严格记载条件未作判断。但是，在成为这次最高法院判决基础的专利法院2018 HEO 2717号判例中，具体阐述了关于选择发明效果的说明书记载要件，并且该判决内容已反映在审查标准。因此，可以认为，对于不被认定具有构成难度的选择发明，与过去一样将被要求满足关于效果说明书的严格记载条件；而对于被认定具有构成难度的选择发明，关于效果说明书记载条件的要求将得以缓解。