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21-08-18 12:26
在韩国,如满足以下五个要件,应视为均衡侵权成立。该法理是由最高法院于2000年7月28日宣告的97 HU 2200判决确立的。在确认对象发明中,如有对发明专利权利要求书所记载的构成进行变更的部分,成立均衡侵权还应满足的要件是:① 两个发明中的课题解决原理应相同(以下称"第一要件");② 即使进行该变更,但体现与发明专利实质上相同的作用效果(以下称"第二要件");③ 该等变更应为凡在该发明所属领域的一般技术人员均可容易想出来的程度;④ 确认对象发明在申请发明专利时与已公开的技术不属于同一技术或不属于一般技术人员利用已公开的技术容易发明的技术;⑤ 不属于通过发明专利申请程序将确认对象发明的变更构成故意排除在请求范围外的情形。
最近,最高法院作出判决(最高法院于2021年3月11日宣告的2019 DA 237302判决),使第一要件和第二要件的判断标准更加具体化。
1.案件概述及争议焦点
在关于"烹饪容器用可脱卸式提手"的发明专利权人A公司向B公司提起的专利侵权诉讼中,专利法院认为B公司的产品与A公司的发明专利相比,有部分被更改,但是发明的课题解决原理相同,并其作用效果实质上相同,一般技术人员容易想出该等变更,故认定了专利权均衡侵权成立。
最高法院作为终审法院作出判决时,主要的争议焦点是:是否满足均衡侵害成立第一要件和第二要件。
2.最高法院的判断
关于均衡侵权第一要件,最高法院判决认为:当辨别侵权产品与发明专利的课题解决原理是否相同时,不应仅从形式上抽出记载于权利要求书上的部分构成,而应参照记载于说明书中的发明解释和申请当时的公开技术等,实质性地进行研究后作出判断,与在先技术相比,作为发明专利特有的解决手段基础的技术思想的核心是什么。
此外,关于均衡侵权的第二要件,作用效果实质上是否相同,应重点考虑判断在先技术未解决而发明专利所解决的技术课题,侵权产品是否也予以解决。所以,如果发明专利的技术思想核心也体现在侵权产品,原则上应视为其作用效果实质上相同。但是,如果上述技术思想核心在申请发明专利之前已被公开,不能把这种技术思想的核心视为发明专利所特有的,也不能认为发明专利解决了在先技术未解决的技术课题。在此情形下,以专利技术的技术思想核心是否体现在侵权产品为由,难以判断作用效果是否实质上相同,而应比较有均衡问题的构成要素的个别功能或作用等进行判断。
在本案中,最高法院以上述原则为基础作出了判断:与A公司的发明专利所具有的提手工作便利性和安全性相关的技术思想,在各种在先发明中已被公开,所以A公司的发明专利与B公司的产品作用效果是否实质上相同,不能以是否体现上述技术思想的核心为准,而应比较有差异的构成要素的个别功能或作用来决定。最高法院进行比较后,判断这些构成要素并非容易变更,作用效果也不同,从而撤销了专利法院的判决。
3.意义及启示
本次最高法院判决具有的意义在于,它提出了关于均衡侵权第一要件和第二要件的具体判断标准。关于第一要件,最高法院认为,在判断课题解决原理的共同性时,应考虑说明书上的记载内容或在先技术,理解发明专利技术思想的核心内容。关于第二要件,最高法院认为,发明专利的技术思想核心在申请发明专利时已被公开的,不能以上述技术思想是否体现在侵权产品为标准对作用效果的同一性进行判断,而应通过比较有均衡问题的构成要件的个别功能或作用,作出决定。
本判决考虑到,贡献度(技术发展贡献度)较高的发明保护范围应更广,而并非如此的发明则保护范围应更窄,这是判断是否侵害专利的大原则。本判决可以解释为:参照说明书的记载和申请当时已被公开的技术等因素,与在先技术相比后,根据作为发明专利特有解决手段基础的技术思想核心的新颖程度,可以认定较广的均衡侵权范围,也可以认定较窄的均衡侵权范围。